Gebrauchsmuster oder Patent für „freie Erfindungen“

16. November 2018Allgemein

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Welches ist das richtige Schutzrecht?

Die richtige Anmeldestrategie bei freien Erfindungen

Bei der Anmeldestrategie in Bezug auf freie Erfindungen, die im Gegensatz zu sog. Diensterfindungen zumeist mittels einer Lizenzvergabe oder durch einen Verkauf zur Vermarktung vergeben werden, gelten grundsätzlich andere Maßstäbe als bei solchen Erfindungen, die durch die anmeldende Firma selbst zur Vermarktung gebracht werden. Wo bei Diensterfindungen eine Gebrauchsmusteranmeldung aufgrund der schnellen Durchsetzbarkeit sowie der durch die Eintragung bewirkten Abschreckungswirkung durchaus berechtigt sein kann, ist dieses zum Schutz freier Erfindungen zumeist eher fragwürdig, obwohl es dennoch leider vielfach empfohlen wird.

Bei freien Erfindungen ist man grundsätzlich bestrebt, diese nicht im eigenen Vertrieb, sondern vielmehr über potenzielle Lizenznehmer oder Investoren herstellen und vermarkten zu lassen. Freie Erfinder sind deshalb gezielt auf der Suche nach einem geeigneten Partner, was unabhängig von der Wertschätzung der Erfindung nach allgemeiner Erfahrung jedenfalls in der Regel viel Zeit in Anspruch nimmt. Das Gebrauchsmuster ist neben dem Patent seit jeher auch unter den freien Erfindern ein beliebtes Schutzrecht und wird von Anwälten überwiegend empfohlen, da es zum Einen im Vergleich zum Patent bereits nach einigen Monaten zur Eintragung kommt und zum anderen die diesbezüglichen Eintragungskosten – zumindest vermeintlich – deutlich überschaubarer sind, als dies bei einer Patentanmeldung der Fall ist.

Es finden sich im Netz zahlreiche teils sehr detaillierte Darstellungen zu den wesentlichen Unterschieden zwischen einem Gebrauchsmuster und einem Patent. Für den Erfinder sind diese Unterschiede, die im Nachfolgenden auch zumindest knapp dargestellt werden sollen, recht verständlich, jedoch geben sie hinsichtlich der Praxistauglichkeit eines Gebrauchsmusters bei freien Erfindern wenig brauchbare Hinweise.

Nachteile des Gebrauchsmusters gegenüber dem Patent

Scheinrecht – Keine inhaltliche Prüfung auf Neuheit und Erfindungshöhe

Der wesentliche Unterschied des Gebrauchsmusters gegenüber dem Patent liegt in der ungeprüften Eintragung des Gebrauchsmusters, die zumeist nur zwei bis vier Monate in Anspruch nimmt. Zur Eintragung des Gebrauchsmusters müssen bei Einreichung der erforderlichen Unterlagen (Antrag, Beschreibung, Schutzansprüche und Zeichnungen) lediglich formale Kriterien beachtet werden, was teilweise dazu führt, dass freie Erfinder ihre Ideen selbst anmelden, ohne sich über die (möglichen) negativen Konsequenzen im Klaren zu sein. So führt nämlich bereits eine fehlerhafte oder das Schutzrecht einschränkende Formulierung der Schutzansprüche dazu, dass das eingetragene Gebrauchsmuster leicht umgangen und mithin nicht wirksam durchgesetzt werden kann.

Durch die fehlende Prüfung der inhaltlichen Schutzvoraussetzungen beim Gebrauchsmuster ist dieses überdies tatsächlich nur als Scheinrecht anzusehen, da völlig ungewiss ist, ob aus dem eingetragenen, inhaltlich aber ungeprüften Gebrauchsmuster überhaupt Ansprüche gegen Nachahmer erfolgreich durchgesetzt werden können. Es dient damit oftmals eher der Abschreckung der Konkurrenz als ein in der Praxis ernsthaft durchsetzbares Schutzrecht.

Im Gegensatz dazu wird für ein Patent die Patentfähigkeit vor der Patenterteilung vom Patentamt auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit geprüft. Hierzu wird (spätestens sieben Jahre nach dem Anmeldetag) seitens des Patentamts eine Recherche durchgeführt, die dem Zweck dient, den einschlägigen Stand der Technik zu ermitteln, der die Patentfähigkeit der zum Patent angemeldeten Erfindung womöglich infrage stellt. Sofern der Prüfungsbescheid des Patentamts zu einem (teils) negativen Ergebnis führt, folgt in der Regel ein meist (kosten-) aufwändiger Erwiderungsprozess zwischen Anwälten und amtlicher Prüfungsstelle.

Es ist daher im Grunde nicht einmal unverständlich, dass das Gebrauchsmuster für freie Erfinder als besonders attraktiv dargestellt wird.

Besonders positiv im Hinblick auf das Prüfungsverfahren beim Patent ist aber hervorzuheben, dass der Anmelder durch die Stellung des Prüfungsantrags bzgl. der Patentanmeldung zum Anmeldetag innerhalb des ersten Jahres einen schriftlichen Prüfungsbericht des Patentamtes erhält.
Sollte dieser schriftliche Bescheid positiv sein, vereinfacht dies die Entscheidung, das Schutzrecht auch für das Ausland auszuweiten, was für die meisten Lizenznehmer und Investoren von entscheidender Bedeutung ist. Sofern hingegen der schriftliche Bericht negativ ausfällt, können erhebliche Kosten eingespart werden, da weitere Anmeldungen im Ausland unter diesen Umständen vermieden oder weitere Anmeldungen z.B. im Ausland mit Verbesserungsvorschlägen in Bezug auf den ermittelten Stand der Technik eingereicht würden.

Weiterhin wird oftmals übersehen, dass erfahrungsgemäß der überwiegende Teil potentieller Lizenznehmer kein Interesse an der Vermarktung eines ungeprüften Schutzrechtes besitzt und aus den oben genannten Gründen verständlicherweise vielmehr das Vorliegen eines zumindest angemeldeten Patents vorausgesetzt wird.
Vielfach ist in Lizenzverträgen sogar eine Kündigungsklausel vorgesehen, nach der bei einem Erlöschen des Patents bspw. aufgrund einer endgültigen Ablehnung durch das Patentamt, der Vertrag von der Lizenznehmerin aufgelöst werden kann.

Einzig der beim Gebrauchsmuster mögliche Rechercheantrag (durch den Anmelder oder einen Dritten) kann Aufschluss über die Eintragungsfähigkeit geben, wobei hier zu beachten ist, dass amtsseitig im Gegensatz zum Patent kein schriftlicher Bericht erstellt wird, sondern lediglich Druckschriften ermittelt werden, die dem Antragsteller zugesendet werden. Damit besteht im Einzelfall somit weiterhin eine große Unsicherheit über die tatsächliche Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters.

Keine geringere Erfindungshöhe gegenüber dem Patent

Ein weiterer Grund, der noch vielfach zur Befürwortung eines Gebrauchsmusters ins Feld geführt wird oder wurde, ist die (mittlerweile) falsche Auffassung, dass der erfinderische Schritt, den eine Erfindung aufweisen muss, um in den Genuss eines wirksamen Schutzes durch ein Gebrauchsmuster zu kommen, qualitativ geringer sein kann, als die erfinderische Tätigkeit, die von einem Patent zu verlangen ist.

Denn nach der Entscheidung des BGH zum Demonstrationsschrank kann nicht mehr davon ausgegangen werden, dass der Schutz einer technischen Erfindung als Gebrauchsmuster einen lediglich geringeren technischen Innovationsgrad erfordert, als der Schutz als Patent.

Unterschiedlicher Schutzgegenstand:
Nur Vorrichtungs- keine Verfahrenserfindungen

Ein nicht unerheblicher Unterschied zwischen den Schutzrechten besteht weiterhin darin, dass als Gebrauchsmuster nur Vorrichtungs-, nicht jedoch Verfahrenserfindungen angemeldet werden können, § 2 Nr. 3 GebrMG. Als Vorrichtungen (auch als „Erzeugnis“ bezeichnet) sind im weitesten Sinne körperliche Gegenstände zu verstehen.

Der Schutz etwa von Herstellungs-, Arbeits- oder Anwendungsverfahren als Gebrauchsmuster ist nicht möglich.

Kein absolutes Neuheitserfordernis beim Gebrauchsmuster

Als vermeintlich großer praktischer Vorteil gegenüber dem Patent wird oftmals vertreten, dass das Gebrauchsmuster eine sog. Schonfrist aufweise.

Eine innerhalb von sechs Monaten vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag erfolgte Beschreibung oder Benutzung bleibt außer Betracht, wenn sie auf der Ausarbeitung des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers (z.B. dem Erfinder selbst) beruht, § 3 Abs. 1 S. 3 GebrMG. Im Klartext bedeutet das, dass eine Erfindung für einen Zeitraum von sechs Monaten auch dann noch angemeldet werden kann, wenn sie bereits – etwa durch Publikationen, Messepräsentationen,  durch Vorträge oder Vertragsverhandlungen – gegenüber einem unbestimmten Personenkreis offenbart wurde.

Aus diesseitiger Sicht ergibt sich hieraus allerdings ein ganz wesentlicher Nachteil, insbesondere für den freien Erfinder, der seine Erfindung lizenzieren möchte:
Aus einem trotz Vorveröffentlichung eingetragenen Gebrauchsmuster lässt sich nämlich kein Patent mehr innerhalb der Prioritätsfrist ableiten, weder national noch international, da die Vorveröffentlichung dem Patent neuheitsschädlich gegenüberstehen würde.
Sofern daher einmal vorveröffentlicht, besteht für potentielle Lizenznehmer grundsätzlich keine Möglichkeit mehr, aus dem bestehenden Gebrauchsmuster der Erfindung weitere Schutzrechte im Ausland zu generieren.

Prioritätsbegründende Nachanmeldungen im In- und Ausland

Wie soeben angesprochen, genießt das Gebrauchsmuster grundsätzlich ebenso wie das Patent ein prioritätsbegründendes Recht für eine spätere Patentanmeldung im Inland oder den Mitgliedsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft. Das heißt, dass binnen zwölf Monaten nach der Einreichung eines Gebrauchsmusters für eine denselben Erfindungsgegenstand betreffende Erfindung Patentanmeldungen im In- oder Ausland unter Inanspruchnahme der Priorität (des Anmeldetags) des Gebrauchsmusters eingereicht werden können.
Wie aber bereits vorstehend angeführt, kann aus einem Gebrauchsmuster nur dann wirksam ein Patent innerhalb der 12-monatigen Prioritätsfrist abgeleitet werden, wenn dieses nicht im Vorfeld der Anmeldung in der Öffentlichkeit neuheitsschädlich offenbart wurde.

Neuanmeldung des Schutzrechts vor seiner Veröffentlichung

Ein gegenüber dem Gebrauchsmuster für die Praxis ganz erheblicher und meist nicht bedachter Vorteil einer Patentanmeldung besteht weiterhin darin, dass dieses vor seiner Veröffentlichung (18 Monate nach der Anmeldung) im Falle einer wirksamen Rücknahme neu angemeldet werden kann und damit die Prioritätsfrist zur Durchführung weiterer Anmeldungen im Ausland neu in Gang gesetzt wird.

Eine Patentanmeldung wird im Gegensatz zum eingetragenen Gebrauchsmuster nicht veröffentlicht, wenn sie vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung rechtskräftig zurückgenommen worden ist. Bei der deutschen Patentanmeldung gelten die Vorbereitungen mit dem Tag als abgeschlossen, der acht Wochen vor Ablauf einer Frist von 18 Monaten nach dem Anmelde- oder Prioritätstag liegt.

Hierzu sei nachstehend ein Beispiel aus der Praxis dargestellt:
Ein freier Erfinder meldet seine Erfindung zum Patent an. Nach der Anmeldung sucht der Erfinder potenzielle Lizenznehmer und Investoren auf, denen er die Idee unter Zuhilfenahme einer Geheimhaltungsverpflichtung vorstellt. Wichtig hierbei ist zu wissen, dass es sich bei den jeweiligen aufgesuchten Firmenvertretern um einen im patentrechtlichen Sinne „bestimmten Personenkreis“ handelt, wodurch die Erfindung trotz Vorstellung als nicht veröffentlicht gilt. Die Geheimhaltungsverpflichtung ist in diesem Zusammenhang wichtig, da sicher gestellt werden muss, dass die Erfindung von den potenziellen Lizenznehmern oder Investoren nicht der Öffentlichkeit bekannt gemacht oder zwischenzeitig selbst zur Anmeldung gebracht wird.

Leider muss der freie Erfinder nun feststellen, dass die bisherigen Termine fruchtlos verlaufen sind, da potenzielle Firmen entweder nicht interessiert sind oder für den Erfinder nicht genügend Zeit zur Verfügung stand, um eben diese zu finden. Die Jahresfrist zur Einreichung von prioritätsbegründenden Patenten im Ausland verstreicht, was die weitere Suche zusätzlich erschwert. Es können hier natürlich auch andere Umstände eintreten, die ein fruchtloses Verstreichen der Prioritätsfrist begründen können, wie bspw. Krankheit, fehlende Zeit, berufliche Gründe etc.

Es besteht aber in diesem Fall immer noch die Möglichkeit, die Patentanmeldung zurückzuziehen – sofern, wie eingangs beschrieben, nicht mehr als 16 Monate nach dem Anmeldetag vergangen sind – und diese komplett neu einreichen. Es beginnt damit eine neue Prioritätsfrist zu laufen.

Anmeldekosten im Vergleich

Vielfach wird argumentiert, dass das Gebrauchsmuster gegenüber dem Patent deutlich kostengünstiger sei. Diese These stimmt nur insoweit, als dass sie das Eintragungsverfahren beim Gebrauchsmuster und das Erteilungsverfahren beim Patent mit einbezieht; wie bereits eingangs erläutert, kann die Patentanmeldung im Erteilungsverfahren in Abhängigkeit von der Prüfungsergebnissen weitere anwaltliche Kosten nach sich ziehen. Betrachtet man allerdings lediglich den Anmeldevorgang beider Schutzrechte, so sind hier keine wesentlichen Kostenunterschiede ersichtlich.

Die Anmeldekosten für eine Gebrauchsmusteranmeldung liegen gerade einmal 10,00 Euro unterhalb der Kosten für eine Patentanmeldung. Die Ausarbeitung einer Gebrauchsmusteranmeldung erfordert auf anwaltlicher Seite zudem im Grunde den gleichen zeitlichen Aufwand wie die Ausarbeitung einer Patentanmeldung, da die inhaltlichen Voraussetzungen zur Durchsetzung beider Schutzrechte absolut identisch sind.

Schon im Hinblick auf etwaige Ausweitungen des Gebrauchsmusters in ein Patent (innerhalb der Prioritätsfrist) ergeben sich hier eben keine wesentlichen Unterschiede. Ganz im Gegenteil, die Patentanmeldung lässt es insbesondere für den freien Erfinder sogar zu, ein gegenüber dem Gebrauchsmuster deutlich kostengünstigeres Provisorium anzumelden.


Zusammenfassung

Das Gebrauchsmuster ist ein Schutzrecht, das in erster Linie auf Anmelder, vornehmlich Firmen, zugeschnitten ist, welche eigens ein Produkt am Markt platzieren und daher Ansprüche gegen Dritte schnellstmöglich durchsetzen wollen. Es stellt daher auch eine ideale Ergänzung zur Patentanmeldung dar, deren Bearbeitung wesentlich länger dauert.

Als Schutzrecht für im patentrechtlichen Sinne weniger innovative Lösungen ist das Gebrauchsmuster grundsätzlich nur dann geeignet, wenn es lediglich als Abschreckung (Stichwort: Scheinrecht) dienen soll.

Für freie Erfinder ist das Gebrauchsmuster aus diesseitiger Sicht im Grunde kaum – wenn nicht sogar überhaupt nicht – geeignet, da es einerseits die Suche nach potenziellen Lizenznehmern deutlich erschwert und andererseits keine wirklichen Vorteile gegenüber dem Patent aufzeigt. Im Gegenteil sind die einem Gebrauchsmuster anhaftenden Nachteile so vielfältig, dass wir es freien Erfindern in der Regel gar nicht empfehlen.

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Wir beraten vorwiegend Existenzgründer, Arbeitnehmer und Erfinder sowie kleine und mittelständische Unternehmen im gewerblichen Rechtsschutz, insbesondere im Patent-, Marken- und Designrecht sowie im Arbeitnehmererfindungsrecht.

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